时间：2022-11-09 00:11:06来源：法律常识
近日又双叒叕一则开源项目被他人偷偷申请专利的新闻出了圈。其实对于了解和熟悉开源社区的人来说，看到类似令人所不齿的行为和做派，再想到如今依然缺乏治理的社区环境，可能真的麻了。甚至有人无奈调侃，如果别人拿你的开源项目申请了专利，反而说明项目本身有技术应用前景，就像华为、海康等中国企业被美国商务部列入实体清单一样，相当于得到了美国商务部的“中国高科技企业官方认证”。
免费开源项目
竟遭到恶意申请专利？
事件的主角，也是本次争端的准原告方Torbjørn Ludvigsen，与其研发团队共同开发维护着一个以GPL2.0许可证为许可协议的开源项目Hangprinter， 这一项目在发布之初就是完全开源并免费提供给任何人使用的。
Hangprinter项目的主要贡献是开发设计了一款开源融合沉积建模delta 3D打印机，其以独特的无框设计而闻名，通过使用绳索和锚点固定在现有结构上，使得整个3D打印系统更加灵活可扩展，从而能够打印出比传统的3D打印机大得多的东西。（详细结构见下图）。而且其悬挂式的设计使用了相对低成本的零件，同时也得益于另一RepRap项目，打印机的许多部件都可以在打印机本身上生产（部分自我复制）。此外，打印机的设计文件（也是这一开源项目的核心代码部分）可在GitHub上下载、修改和重新分发，（source：维基百科-Hangprinter）。
Hangprinter项目3D打印机实拍图
也许是这一项目的应用价值比较高，总之虽然开源项目的作者并未进行专利保护，但是这项技术被一家叫做UT-Battelle的机构盯上了，这家机构也是美国著名研发实验室——橡树岭国家实验室（ORNL）的运营主体。UT-Battelle偷摸地在美国进行了专利申请还取得了授权（授权公告号US11230032B2 -"Cable-driven additive manufacturing system"）。而这一开源项目的作者Torbjørn Ludvigsen是一位瑞典籍开发者，UT-Battelle也许是觉得山高皇帝远，可以闷声发大财。但专利毕竟是以公开换保护，总归是要对社会公众公开的。于是在这一专利被授权公告后不久，作者和其研发团队就从公开渠道了解到了这项US专利的存在。作者Ludvigsen在看完专利中公开的技术内容后，认为该系统与Hangprinter项目在八年前引入的系统极其相似，并表示UT-Battelle的专利中不仅有来自Hangprinter的技术，还有一些来自其他项目的技术。Ludvigsen还指出专利申请中使用的图片几乎就是根据Hangprinter的公开图像绘制而成的。（部分表述参考“OSC开源社区”公众号文章：被恶意申请专利，开源项目作者欲众筹60万打官司）
【专利附图】
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结合上述专利中的附图和摘要，可以看出，这项专利所保护的是一种电缆驱动的附加制造系统，具体包括：端部执行器，被配置为在三维工作空间内线性平移；空中升降机，通过至少一根悬挂缆绳悬挂末端执行器；多个基站，设置在空中升降机下方；以及控制缆绳，从每个基站延伸到末端执行器。
从整体的结构组成和控制逻辑，的确都与Hangprinter项目所开源的结构和实拍图极为相似。专利系统描述了HangPrinter中已经具有的核心功能。
因此，为了让自己的项目能够在未来可以不受限制地持续更新与维护，以及保障所有用户能够继续免费使用，作者Ludvigsen及其团队计划聘请专业的律师来向UT-Battelle提起诉讼，也同步和RepRap项目共同发起了GoFundMe的众筹活动，以支付他们即将采取的质疑专利行动中的律师费等支出。截止发稿日，他们已经筹集了大概20万瑞典克朗（2万美元，占总需目标费用的三分之一）。
中美专利制度差异
美国专利法下的因地制宜
针对授权专利，作者Ludvigsen采取的做法是通过聘请律师对UT-Battelle所申请的专利进行无效操作。这一费用不仅是高昂的，而且其需要付出的精力成本也是很大的。不禁让人思考，即使最终赢了官司，于己来说也并非理想的处理方式。
2、在专利授权公告期或者完全授权之后，通过向专利局专利复审与无效审理部提交无效意见，对已经取得权利的授权专利提出自己的无效意见。如果材料准备得当且理由充分，也能够成功使得授权专利变成自始不存在保护效力的一堆废纸，给专利权人一记“回马枪”。
美国专利中也有在审查阶段和授权之后的类似手段对目标专利发起狙击，比如第三方授权前提交(Third-party Pre-Issuance Submissions)、异议 (Protest)、授权后的多方审查(inter partes review，IPR) 甚至诉讼程序，但这些程度对于提交的时机、材料的类型甚至提交人都有着严格的规定，操作性要求比较高，同时花费的成本一般也比较高昂，对于一个开源项目的团队来说并不是一些理想的选择。但得益于美国专利法中“复杂且完备”的专利制度，还有一种方式，花钱少还能办事，如果用得好事半功倍，非常值得类似于作者Ludvigsen这样的“冤大头”借鉴和参考。
这里就引出了美国专利制度中的独门利器——IDS（Information Disclosure Statement）制度1 。
US11230032B2专利扉页
而从上图US11230032B2授权专利的说明书扉页中可以看出，虽然这篇专利是在2022年1月25日授权，但UT-Battelle早在2018年4月13日就向USPTO（美国专利商标局）提交了公开号为US201862657020P（申请号No.62/657,020）的临时申请，紧接着在2019年4月12日，即刚刚好卡着优先权期限届满的前一天提交了正式申请并于2019年10月17日公开，推测其也是先提交一份模糊的临时申请方案先占据申请日，在观望中静待该技术方案的应用前景发展情况，最终下定决心在DDL前一天向USPTO正式提交了发明申请。
不过在本次事件中，令人遗憾的是作者Ludvigsen是在专利授权公告接近半年之后才发现的这篇专利，而非在专利申请版本公开之后甚至临时申请提交之后注意到该篇专利的存在。
其实，美国专利法中对信息披露义务的要求规定地极为详尽，也极为苛刻。因为如果有义务提交IDS的人没有尽到信息披露的义务，欺骗或者试图欺骗美国专利商标局(USPTO)，或采用不诚信的或明知故犯的态度来违反信息披露的义务，那么将会导致专利不被授权。实践中，以专利权人欺骗或意图欺骗USPTO，判定专利在申请中有不正当行为(inequitable conduct)而导致专利最终无效实施的案例并不少。
时间就是金钱
抓准时机
60万的事儿也许6块钱都用不到
美国专利法实施细则37 CFR 1.97也详细规定了对于IDS提交期限的要求。一般来说，可以简单地认为在专利授权(grant)前，IDS义务人在首次获悉了IDS资料时，就应当在首次获悉日起的3个月内向USPTO披露IDS。对于从counterpart application中获悉IDS，可以理解为counterpart application当局发文日起的3个月内应向USPTO进行披露IDS。
也就是说，如果开源项目的作者，能够在专利授权之前的任意时间内（最好是正式专利申请一公开就提交，IDS制度不适用于临时申请）“早发现早治疗”，就可以通过较为简便的手段对专利申请的审查过程施加干预措施。
而且操作手段的简单程度可谓是闻所未闻，根本不用复杂的材料准备，也不用担心严格的提交日期。前文已经提过，每一个在美国申请的专利，其相关人员（包括申请人、发明人、受让人、代理人等）都有义务向美国专利局披露与自己递交的专利相关的信息。
因此，作为开源项目的作者，虽然不是该专利的申请人或者代理律所，但只要手上拥有可能影响该申请的对比文件想要作为IDS递交，一个比较奏效的办法就是通过公开渠道获得申请人、发明人或者代理律所的地址，通过类似于“挂号信”的方式（保留邮寄的时间戳，最好再有个确收），几乎零成本地邮寄到对方公司的发明人或者代理律师手中，他们一旦知悉就有义务递交。尤其是对于专利代理律师来说，一旦收到这种文件，会以较为审慎和重视的态度来处理。毕竟IDS也是一个经常会被探讨的话题，一些美国律所甚至专门提供有关IDS提交策略规划的服务。而且一旦被认定为在专利申请过程中存在不正当行为(inequitable conduct)，对于专利代理律师来说，其违反IDS义务的惩戒成本相当高，甚至可以丢了饭碗和律师资格，因此基本是不敢怠慢和忽视。
刚刚说到的IDS操作都是基于专利公开后暂未授权的背景下，一般来说，专利授权发证以后，IDS义务结束。但是，对于专利申请人来说，当遇到在专利申请过程中应该提交的关键性IDS资料而没有提供时，还是有解决的办法来处理，以避免诉讼中的风险。此种情况下，可以考虑通过领证后的补充审查程序（supplemental examination）来获得IDS提交的机会，或者根据本申请的具体情况，考虑提交再颁专利申请来进行IDS的提交。只不过，这一手段对被侵权在先权利的开源项目作者来说并不适用。
以上讨论从本次开源项目的纠纷出发，此次并未对开源许可证协议和开源合规做展开介绍，而是管中窥豹地分享了一些针对美国专利特殊制度背景下的“奇技淫巧”。其实由于美国专利保护的长期发展和完善，加上美国专利纠纷的频发和经典判例的出现，不断迭代的美国专利法中有着复杂且完备的制度体系值得思考和借鉴。希望在以后的时间里，能够结合更多的实际案例与大家共同聊一聊“美国专利制度那些事儿”。
[0] 美国专利申请中的信息披露义务简介，集佳
